Markam İzinsiz Kullanılıyor: Ne Yapmalıyım? Marka Hakkına Tecavüz ve Hukuki Başvuru Yolları

1. Marka hakkına tecavüz ne demektir?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na (SMK) göre marka koruması tescil yoluyla elde edilir ve tescilden doğan haklar yalnızca marka sahibine aittir (SMK m. 7/1-2 [1]). Tecavüz, bu hakkın marka sahibinin izni olmadan ihlal edilmesidir. Kanun, marka sahibine üç tür kullanımı önleme hakkı verir (m. 7/2):

• Aynı işaret, aynı mal veya hizmet: Tescilli markayla aynı işaretin, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerde kullanılması.
• Karıştırılma ihtimali: Aynı veya benzer bir işaretin aynı veya benzer mal ya da hizmetlerde kullanılması ve bu nedenle halkın iki markayı karıştırma veya birbiriyle ilişkilendirme ihtimalinin bulunması. Uygulamada bu duruma iltibas da denir.
• Tanınmış markalar: Türkiye'de belli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış bir markanın, farklı mal veya hizmetlerde bile, haklı bir sebep olmadan itibarından haksız yarar sağlayacak, itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek şekilde kullanılması.

Bu kullanımların yasaklanabilmesi için işaretin ticaret alanında kullanılması gerekir. Kanunun saydığı başlıca örnekler şunlardır (m. 7/3):

• İşaretin ürün veya ambalaj üzerine konulması
• Bu ürünlerin satışa sunulması, stoklanması ya da işaret altında hizmet verilmesi
• İşaretli ürünlerin ithal veya ihraç edilmesi
• İşaretin iş evrakında ve reklamlarda kullanılması
• Kullanan kişinin hakkı veya meşru bağlantısı yoksa, işaretin internette alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük (ör. arama motoru reklamlarında) gibi biçimlerde ticari etki yaratacak şekilde kullanılması
• İşaretin ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılması
• İşaretin hukuka aykırı karşılaştırmalı reklamda kullanılması

SMK m. 29 ayrıca şunları açıkça tecavüz sayar: markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanarak taklit etmek; markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde taklit markalı ürünleri satmak, dağıtmak, ithal veya ihraç etmek ya da ticari amaçla elde bulundurmak; lisansla verilen hakları izinsiz genişletmek veya üçüncü kişilere devretmek (SMK m. 29/1 [1]).

2. Hangi durumlarda tecavüz olmayabilir?

Her benzer kullanım tecavüz değildir. Harekete geçmeden önce şu sınırlar değerlendirilmelidir:

• Dürüst kullanım: Marka sahibi; gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesini, malın türü, kalitesi, kullanım amacı, coğrafi kaynağı gibi niteliklerine ilişkin açıklamaları ve özellikle yedek parça ile aksesuarlarda kullanım amacını belirtmek için zorunlu kullanımları, bunlar dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde yapıldığı sürece engelleyemez (m. 7/5).
• Hakkın tükenmesi: Sizin tarafınızdan veya izninizle piyasaya sunulmuş orijinal ürünlerin sonradan yeniden satılması kural olarak hakkınızın kapsamı dışında kalır. Ancak bu ürünlerin değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçla kullanılmasını önleyebilirsiniz (SMK m. 152 [1]).
• Kullanmama savunması: Markanız dava tarihinde en az beş yıldır tescilliyse, karşı taraf, dava tarihinden önceki beş yıl içinde markayı dayandığınız mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullandığınızı ya da kullanmamak için haklı sebepleriniz olduğunu ispat etmenizi isteyebilir. Bunu ispatlayamazsanız talebiniz bu yönden reddedilebilir (SMK m. 29/2 ve 19/2 [1]). Kanun bu savunmayı def'i olarak adlandırır; def'i, davalının davacının hakkını engellemek için ileri sürdüğü savunma itirazıdır.

3. İlk olarak ne yapmalısınız?

Tescilinizi kontrol edin

Hakkınızın kapsamı, tescil belgenizde yazan mal ve hizmet listesiyle belirlenir. TÜRKPATENT marka araştırma [4] ekranından markanızın tescilli mi yoksa yalnızca başvuru aşamasında mı olduğunu, hangi sınıfları kapsadığını ve sicilde kimin adına kayıtlı göründüğünü kontrol edin. Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve on yıllık dönemler hâlinde yenilenir (SMK m. 23 [1]); yenilenmemiş bir tescile dayanmak sorun çıkarabilir.

Delilleri güvence altına alın

İzinsiz kullanım, özellikle internette, kısa sürede kaldırılabilir veya değiştirilebilir. Bu nedenle:

• Satış sayfalarının, sosyal medya paylaşımlarının ve reklamların tarih ve bağlantı adresi (URL) görünecek şekilde ekran görüntülerini alın.
• Ürünü faturalı olarak satın alın; ürünü, ambalajını ve faturayı saklayın.
• Tabela, katalog, kartvizit, ticaret sicili kaydı gibi kullanımları fotoğraflayın ve belgeleyin.
• Delilin kaybolma ihtimali varsa mahkemeden delil tespiti (bilirkişi incelemesi veya keşif gibi işlemlerle bir olgunun dava öncesinde resmen tespit edilmesi) isteyebilirsiniz (HMK m. 400-401 [5]). Noterin vakıa tespiti yapma yetkisi de saklıdır (HMK m. 401/2).

Tazminat davasından önce delillerin tespiti için veya açılmış tazminat davasında zarar miktarının belirlenmesi için, karşı tarafın markanın kullanılmasıyla ilgili belgeleri mahkemeye sunmasına karar verilmesi de istenebilir (SMK m. 150/3 [1]).

İhtarname göndermek zorunlu mu?

Kanun, dava açmadan önce ihtarname gönderilmesini şart koşmaz. Uygulamada noter ihtarnamesi, karşı tarafa kullanımı bırakması için süre vermek amacıyla sıkça kullanılır. Satıcılar bakımından ihtarname, ürünün taklit olduğunun bilindiğini veya bilinmesi gerektiğini (m. 29/1-c) göstermeye de yardımcı olabilir; bu, kanun metninden yapılan bir değerlendirmedir. Öte yandan ihtarname karşı tarafı uyarır; bu nedenle delilleri ihtarnameden önce güvence altına almak daha sağlıklıdır.

4. Hukuk yolu: tecavüz davası

Mahkemeden neler istenebilir?

Marka sahibi şu taleplerde bulunabilir (SMK m. 149 [1]):

Kararın ilanı, kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse bu hak düşer (m. 149/3).

Dava nerede açılır?

• Görevli mahkeme: Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi; bu mahkemenin kurulmadığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen asliye hukuk mahkemesi (SMK m. 156/1 [1]).
• Yetkili mahkeme: Davacının (marka sahibinin) yerleşim yeri, hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yer veya fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesi (m. 156/3). Davacının Türkiye'de yerleşim yeri yoksa, sicilde kayıtlı marka vekilinin işyerinin bulunduğu yer; vekillik kaydı silinmişse Türk Patent ve Marka Kurumunun merkezinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir (m. 156/4).

Tazminat nasıl hesaplanır?

Tecavüz eden, marka sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Zarar; fiili kaybı ve yoksun kalınan kazancı kapsar (SMK m. 150-151 [1]). Yoksun kalınan kazanç, marka sahibinin seçimine göre şu üç yöntemden biriyle hesaplanır (m. 151/2):

1. Tecavüz edenin rekabeti olmasaydı marka sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir
2. Tecavüz edenin elde ettiği net kazanç
3. Tecavüz eden, markayı bir lisans sözleşmesiyle hukuka uygun kullansaydı ödemesi gereken lisans bedeli

Mahkeme hesaplamada markanın ekonomik önemi, lisansların sayısı ve süresi, ihlalin niteliği ve boyutu gibi etkenleri dikkate alır. İlk iki yöntemden biri seçilmişse ve ürüne talebin oluşmasında markanın belirleyici olduğu kanaatine varılırsa, hesaplamaya hakkaniyete uygun bir pay eklenir (m. 151/3-4). Taklit ürünlerin kötü kalitesi veya uygunsuz şekilde piyasaya sürülmesi markanın itibarını zedelemişse bunun için ayrıca tazminat istenebilir (m. 150/2).

Dava açmadan önce arabuluculuk gerekir mi?

Fikri mülkiyet mevzuatından doğan davalar, tarafların tacir olup olmamasına bakılmaksızın ticari dava sayılır (TTK m. 4/1-d [2]). Ticari davalardan konusu bir miktar para olan alacak ve tazminat davalarında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır (TTK m. 5/A/1). Arabulucu başvuruyu, görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır; bu süre zorunlu hâllerde en fazla iki hafta uzatılabilir (TTK m. 5/A/2).

Kanunun lafzına göre tespit, men, ref ve el koyma gibi para dışındaki talepler bu şartın kapsamında değildir. Bu talepler tazminatla birlikte tek davada ileri sürülecekse, tazminat kısmı için arabuluculuk şartının yerine getirilmesi gerekir.

Zamanaşımı

Marka hakkından doğan özel hukuk taleplerinde Türk Borçlar Kanunu'nun zamanaşımı hükümleri uygulanır (SMK m. 157 [1]). Buna göre tazminat istemi, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiğiniz tarihten itibaren iki yıl ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten itibaren on yıl içinde zamanaşımına uğrar; fiil ceza kanunlarında daha uzun zamanaşımı öngörülen bir suç oluşturuyorsa o süre uygulanır (TBK m. 72 [7]).

İhtiyati tedbir: dava sürerken kullanımın durdurulması

İhtiyati tedbir, dava sonuçlanana kadar hakkın korunması için mahkemenin verdiği geçici karardır. Tecavüz oluşturan kullanımın ülke içinde gerçekleştiğini veya bunun için ciddi ve etkin hazırlık yapıldığını ispat eden marka sahibi; kullanımın durdurulmasını, taklit ürünlere ve yalnızca bunların üretiminde kullanılan araçlara gümrük ve serbest bölgeler dâhil bulundukları her yerde el konulmasını isteyebilir (SMK m. 159 [1]). Bilinmesi gerekenler (HMK m. 390-397 [5]):

• Tedbir, dava açılmadan önce de istenebilir. Talep eden, davada haklı olduğunu yaklaşık olarak ispat etmelidir; acil hâllerde mahkeme karşı tarafı dinlemeden karar verebilir (m. 390).
• Tedbirin haksız çıkması ihtimaline karşı kural olarak teminat gösterilir (m. 392).
• Kararın uygulanması, kararın size tefhim veya tebliğinden itibaren bir hafta içinde istenmelidir; aksi hâlde tedbir kendiliğinden kalkar (m. 393).
• Tedbir dava açılmadan önce verilmişse, uygulama talebinden itibaren iki hafta içinde esas dava açılmalıdır; aksi hâlde tedbir kendiliğinden kalkar (m. 397). Arabuluculuğun dava şartı olduğu durumlarda bu süre, arabuluculuk bürosuna başvurudan son tutanağın düzenlenmesine kadar işlemez (6325 sayılı Kanun m. 18/A/16 [8]).

5. Ceza yolu: savcılığa şikâyet

Başkasına ait marka hakkına iktibas (aynen alma) veya iltibas (karıştırılacak benzerlik) yoluyla tecavüz ederek mal üreten, hizmet sunan, satışa sunan, satan, ithal veya ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır (SMK m. 30/1 [1]). Ürün veya ambalaj üzerindeki marka koruma işaretini yetkisiz kaldırmak ve başkasının markası üzerinde yetkisiz devir, lisans veya rehin işlemi yapmak da ayrı suçlardır (m. 30/2-3).

Ceza yolunda dikkat edilecek noktalar:

• Türkiye'de tescil şarttır. Cezaya hükmedilebilmesi için markanın Türkiye'de tescilli olması gerekir (m. 30/5).
• Şikâyete bağlıdır. Soruşturma ve kovuşturma ancak marka sahibinin şikâyeti üzerine yapılır (m. 30/6). Şikâyet, fiili ve faili öğrendiğiniz günden itibaren altı ay içinde Cumhuriyet başsavcılığına yapılmalıdır (TCK m. 73/1-2 [3]).
• Uzlaştırma: Şikâyete bağlı suçlar uzlaştırma kapsamındadır. Kamu davası açılması için yeterli şüphe varsa dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir ve taraflara uzlaşma teklif edilir (CMK m. 253/1-a, 253/2, 253/4 [9]).
• Şikâyetten vazgeçme kural olarak davayı düşürür; ancak vazgeçmeyi kabul etmeyen sanığı etkilemez. Vazgeçerken şahsi haklarınızdan da ayrıca vazgeçtiğinizi açıklarsanız, artık hukuk mahkemesinde dava açamazsınız (TCK m. 73/4, 73/6, 73/7).
• Satıcının bilgi vermesi: Taklit ürünü satışa sunan veya satan kişi, malı nereden temin ettiğini bildirerek üreticilerin ortaya çıkarılmasını ve mallara el konulmasını sağlarsa hakkında cezaya hükmolunmaz (SMK m. 30/7).
• Davaya fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi, bu mahkemenin bulunmadığı yerlerde belirlenen asliye ceza mahkemesi bakar (SMK m. 156/1).

Koşulları varsa ceza yolu ile hukuk yolu birlikte işletilebilir.

6. İnternette ve gümrükte izinsiz kullanım

• E-ticaret siteleri ve pazaryerleri: Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (pazaryeri), hak sahibinin fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline dair bilgi ve belgeye dayanan şikâyeti üzerine şikâyet konusu ürünü yayından kaldırır ve durumu satıcıya ve hak sahibine bildirir. Satıcı, şikâyetin aksini gösteren belgelerle itiraz ederse ürün yeniden yayımlanır; tarafların mahkemeye başvurma hakları saklıdır (6563 sayılı Kanun m. 9/3 [10]). Bu nedenle platform şikâyeti hızlı bir ilk adım olabilir, ancak uyuşmazlığı kesin olarak çözmez.
• ".tr" uzantılı alan adları: Alan adı markanızla aynı veya benzerse, alan adını alan kişinin bu adla ilgili yasal bir hakkı veya bağlantısı yoksa ve alan adı kötü niyetle alınmış ya da kullanılıyorsa, mahkeme yoluna alternatif olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca yetkilendirilen uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcılarına başvurulabilir. Bu üç şartın birlikte bulunması gerekir; hakem, alan adının iptaline veya size devrine karar verebilir (İnternet Alan Adları Yönetmeliği m. 23, 25, 27 [11]).
• Gümrük: Hak sahibinin talebi üzerine gümrük idaresi, fikri ve sınai haklara tecavüz eden eşyanın gümrük işlemlerini durdurabilir veya eşyayı alıkoyabilir. Karar hak sahibine tebliğ edildikten sonra, çabuk bozulabilir eşyada üç iş günü, diğer eşyada on iş günü içinde mahkemeden alınmış ihtiyati tedbir kararı sunulmazsa eşya hakkında normal gümrük işlemlerine devam edilir; haklı mazeret varsa on iş gününe kadar ek süre verilebilir (Gümrük Kanunu m. 57 [12]).

7. Karşı taraf da marka tescil ettirmişse

Karşı tarafın kendi adına tescilli bir markası olması, tek başına onu korumaz. Marka sahibi, kendi hakkından daha önceki başvuru veya rüçhan tarihine sahip hak sahibinin açtığı tecavüz davasında, kendi tescilini savunma gerekçesi olarak ileri süremez (SMK m. 155 [1]). Sonraki tarihli tescilin sicilden silinmesi için ayrıca mahkemeden hükümsüzlük kararı istenebilir; hükümsüzlük kararı başvuru tarihinden itibaren etkili olur ve koruma hiç doğmamış sayılır (m. 25, 27/1). Uygulamada tecavüz ve hükümsüzlük talepleri çoğu zaman birlikte ileri sürülür.

Süreye dikkat edin: Sonraki tarihli markanın kullanıldığını bildiğiniz veya bilmeniz gerektiği hâlde beş yıl boyunca sessiz kalırsanız, sonraki tescil kötü niyetli değilse markanızı hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremezsiniz (m. 25/6). Benzer bir başvuru henüz tescil edilmeden Türk Patent ve Marka Kurumunun bülteninde yayımlandıysa, yayımdan itibaren iki ay içinde Kuruma itiraz edilebilir (m. 18/1).

Karşı taraf da sizin markanıza karşı harekete geçebilir: 10 Ocak 2024'ten bu yana, tescilden sonraki beş yıl içinde ciddi biçimde kullanılmayan veya kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markaların iptali Türk Patent ve Marka Kurumundan istenebilmektedir (m. 9/1, 26/1-a, 192/1-a). Bu nedenle kullanım delillerinizi (fatura, katalog, reklam kayıtları) düzenli olarak saklamanız önemlidir.

8. Markanız tescilli değilse

SMK'nın tecavüz hükümleri tescilli markaları korur (m. 7/1) ve ceza yolu için markanın Türkiye'de tescilli olması şarttır (m. 30/5). Ancak tescilsiz kullanıcı tamamen korumasız değildir:

• Haksız rekabet: Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleriyle karıştırılmaya yol açan önlemler almak haksız rekabettir (TTK m. 55/1-a-4 [2]). Bu durumda tespit, men, ref ve kusur varsa tazminat istenebilir (TTK m. 56). Bu davalar, hakların doğumunu öğrendiğiniz günden itibaren bir yıl ve her hâlde üç yıl içinde zamanaşımına uğrar; fiil daha uzun zamanaşımına tabi bir suç oluşturuyorsa o süre uygulanır (TTK m. 60).
• Başvuruya itiraz ve hükümsüzlük: Başkasının marka başvurusundan önce tescilsiz markanız veya ticarette kullandığınız işaret için hak elde ettiyseniz, bu başvuruya itiraz edebilir ve tescil edilmişse hükümsüzlüğünü isteyebilirsiniz (SMK m. 6/3, 25/1 [1]).

9. Varsayımsal örnek

Bu örnek tamamen varsayımsaldır. A Ltd. Şti., giyim ürünleri için "LİMAN" markasının sahibidir. Bir pazaryerinde, "LİMANN" adıyla benzer logolu tişörtler satıldığını fark eder. Şirket satış sayfalarının ekran görüntülerini alır, faturalı bir test alımı yapar ve pazaryerine şikâyette bulunur. Ürünler yayından kaldırılır; satıcı itiraz edince yeniden yayına girer. Şirket bunun üzerine fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinden satışların durdurulması ve stoklara el konulması için ihtiyati tedbir ister. Tazminat da talep edeceği için arabulucuya başvurur; arabuluculukta anlaşma sağlanamaz ve şirket esas davayı açar. Ayrıca altı aylık süre içinde savcılığa şikâyette bulunur.

10. Sık sorulan sorular

Markam henüz başvuru aşamasında; şimdi bir şey yapabilir miyim?

Marka hakları üçüncü kişilere karşı tescilin yayımlandığı tarihten itibaren hüküm doğurur. Başvurunuzun bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen fiiller için tazminat davası açabilirsiniz; ancak mahkeme, tescil yayımlanmadan bu iddialar hakkında karar veremez (SMK m. 7/4).

Taklit ürünü bilmeden satan mağaza da sorumlu mu?

Kanun, taklit markalı ürünleri satan veya ticari amaçla elinde bulunduran kişilerin ürünün taklit olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiği durumu açıkça tecavüz sayar (SMK m. 29/1-c). Satıcının bu konudaki bilgisi her olayda ayrıca değerlendirilir.

Sahte ürün satın alan tüketiciye dava açılabilir mi?

Hayır. Tecavüz eden tarafından piyasaya sürülmüş ürünleri kişisel ihtiyacı ölçüsünde elinde bulunduran veya kullanan kişilere karşı hukuk davası açılamaz ve ceza davası için şikâyette bulunulamaz (SMK m. 153/1).

Lisans verdiğim firma sözleşmenin dışına çıkıyor; bu da tecavüz mü?

Lisansla verilen hakların izinsiz genişletilmesi veya üçüncü kişilere devredilmesi tecavüz sayılır (SMK m. 29/1-ç). Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa inhisari (tekel) lisans alan da üçüncü kişilere karşı kendi adına dava açabilir (SMK m. 158/1).

Karşı tarafı sosyal medyada "taklitçi" diye duyurabilir miyim?

Dikkatli olmak gerekir. Başkalarını veya ürünlerini yanlış, yanıltıcı ya da gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek haksız rekabet sayılır (TTK m. 55/1-a-1); kullanılan ifadeler ayrıca hakaret iddiasına konu olabilir. Hukuki süreci resmî başvuru yollarıyla yürütmek daha güvenlidir.

Karşı taraf, faaliyetinin tecavüz olup olmadığını soran bir yazı gönderdi. Ne olur?

Kanun bu yolu açıkça düzenler. Yazının tebliğinden itibaren bir ay içinde cevap vermezseniz veya cevabınız kabul edilmezse, karşı taraf faaliyetinin tecavüz oluşturmadığının tespiti için size karşı dava açabilir (SMK m. 154/1). Bu yazıyı cevapsız bırakmadan önce hukuki durumunuzu değerlendirmeniz yararlı olur.